Protéger sa marque à l'heure des NFT et du metaverse

En prenant chaque élément de ce nouvel eldorado virtuel, on peut considérer que le droit existant permet de résoudre les conflits propres aux marques et droits d'auteur (propriété, protection), et d'organiser ainsi leur protection dans cet environnement naissant.

Quel arsenal juridique pour protéger les marques dans le metaverse ?

L'utilisation de la blockchain pour créer des NFT ne modifie pas les questions relatives à la propriété des œuvres ou des produits virtuels ou physiques auxquels les NFT sont liés. Ni même celles relatives à la titularité des droits d'exploitation des marques et droits d'auteur, aux exceptions près celles attachées aux droits d'auteur ou à l'utilisation d'une marque par un tiers, revendeur de produits authentiques.

Bien sûr, si la protection des marques dans le Web3 peut soulever des difficultés d'identification et de localisation des acteurs, et donc par là même de compétence territoriale des tribunaux, celles-ci sont devenues classiques à l'ère d'Internet. Praticiens et tribunaux sont rompus à ces difficultés, et le droit des marques et d'auteur tout comme la procédure civile offrent les outils juridiques utiles aux titulaires pour protéger leurs droits et en faire le commerce dans le metaverse.

A titre d'exemples, le réalisateur Quentin Tarantino a proposé de vendre des NFT pour des copies numériques de son célèbre scenario rédigé pour « Pulp Fiction ». Le studio Miramax a assigné le réalisateur. Au vu de l'assignation, l'affaire porte sur la question de savoir si les droits réservés par Tarantino dans la cession de droits sur le scenario de 1993, à savoir les droits d'édition et la publication du scenario, lui permettent de vendre des NFT portant sur des éléments manuscrits du scenario.

De son côté, Nike poursuit StockX qui propose à la vente des NFT portant sur des chaussures Nike réelles qu'elle dit détenir dans un coffre-fort de haute sécurité climatisé. Les acquéreurs des NFT peuvent les revendre ou les échanger contre la paire de chaussures réelle correspondante. Nike poursuit StockX en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. StockX se défend en invoquant l'épuisement du droit des marques après la première vente des chaussures réelles par le titulaire, et l'utilisation licite de la marque par un revendeur de produits authentiques.

NFT, blockchain : le mythe de l'authenticité ?

Pour rappel, un NFT et la technologie blockchain n'offrent de garantie de propriété ou d'authenticité à l'acquéreur que dans la mesure où le contrat associé au NFT (i) porte sur un produit ou une œuvre virtuels ou réels dont le vendeur du NFT est bien propriétaire, et (ii) organise de manière adéquate et pérenne l'accès de l'acquéreur au produit ou à l'œuvre.

Lorsque les NFT sont offerts à la vente par les titulaires d'une marque et/ou les détenteurs des droits d'auteur sur une œuvre, ils offrent une garantie forte d'authenticité du produit ou de l'œuvre. Mais si le produit ou l'œuvre authentifiée par un NFT porte atteinte à des droits d'auteur ou à des marques de tiers, le vendeur et/ou l'acquéreur s'exposent à des actions en contrefaçon comme celles évoquées ci-dessus.

Dans un tel cas de figure, la sécurité tant vantée de la blockchain et du NFT ne serait d'aucun secours.

De même, ni NFT, ni blockchain ne confèrent des droits d'exploitation du produit ou de l'œuvre, sauf si le contrat associé au NFT le prévoit expressément et que le vendeur du NFT détient effectivement les droits d'exploitation. Ainsi, l'achat d'un NFT pour une robe virtuelle d'un grand couturier ou des chaussures de sport virtuelles ne permet pas à l'acheteur de reproduire le produit virtuel (ni bien entendu un produit réel).

Quelles valeurs portent les produits virtuels de marque dans le metaverse ?

Au-delà des caractéristiques propres des NFT, et des limites liées aux garanties promises par la blockchain, il faut maintenant se pencher sur l'univers virtuel dans lequel évoluent ces nouveaux produits. Le metaverse n'est pas encore aujourd'hui un plan unifié d'interactions commerciales ou sociales : on pourrait même dire que pour l'heure... le metaverse n'existe pas.

En effet, le transfert d'avatars et/ou de leurs accessoires d'un monde virtuel à un autre constitue un enjeu clef du metaverse, mais n'est pas encore une réalité.

L'acquéreur d'une robe de couturier virtuelle ne peut donc pas encore librement la transférer de World of Warcraft à Sims, de League of Legends à Fortnite ou autres jeux vidéos multi-joueurs ouverts, ou entre ces jeux et divers univers ouverts dits de metaverse tels que The Sand Box ou Decentraland. Quant aux chaussures de sport virtuelles, le rachat de RTFKT par Nike pour leur développement et les lieux virtuels dans lesquels elles pourront être portées restent à découvrir.

Passé l'effet de mode, les produits virtuels vendus par des marques ou des particuliers auront d'autant plus ou moins d'intérêt et de valeur que l'acquéreur pourra les utiliser dans un, plusieurs ou tous les environnements virtuels.

NFT, blockchain... : un contrat comme les autres

La pérennité et l'accessibilité de produits virtuels soulèvent des problématiques techniques et juridiques qui ne sont pas résolus par les NFT et la blockchain.

La solution pour les marques est de rendre leurs produits virtuels plus attractifs au-delà de l'effet de mode du metaverse naissant. L'enjeu doit être l'identification aussi précise que possible du contenu et de l'étendue du droit de propriété, et éventuellement des droits de propriété intellectuelle, proposés aux acquéreurs lors de la mise en vente de produits virtuels de marque.

C'est uniquement dans cette approche que les NFT pourront jouer pleinement un rôle de garantie d'authenticité, lorsqu'ils sont mis en œuvre par les titulaires légitimes des marques et autres droits de propriété intellectuelle avec des dispositions contractuelles appropriées.

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* Stefan Naumann dirige la pratique de Propriété Intellectuelle de Hughes Hubbard and Reed LLP à Paris. Il est inscrit aux Barreaux de Paris et de Californie, et figure sur la liste des arbitres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en particulier pour les noms de domaine.